公司如何進行智慧財產之移轉？？

個案故事:

筱華是公司新進的法律顧問，負責因企業往來所產生的法律議題提出建議；而筱華的公司在是擁有全球市場的國際醫療器材公司服務，該公司不但擁有了千餘項國內外專利，而且在已開發國家市場佔有相當知名度，盈餘相當可觀。   

近來震達公司再市場上推出＂非侵入式糖尿病偵測手錶”（這是相當不同於以往傳統侵入式糖尿病偵測器）獲得相當好評，儘管在技巧上仍需要其他一些輔助裝置，或是其他使用上的限制，這個產品還是一個醫學技術上很大的突破。　

好景不常，震達公司投入大量資金想要在研發更新一代的非侵入式偵測裝置，也就是說不在需要其他的媒介裝置來輔助或是將其他限制減少到最低，但是很不幸地最終並沒有研發成功進入這個全球100億的市場，反而導致財務上的困難，面臨破產的危機。　

筱華公司的老闆也從新聞上注意到這個訊息，也很想要進軍分食這個一百億市場的大餅，經由技術部門的告知，該公司有足夠的能力與技術搭配震達公司先前的技術發展出新一代的非侵入式糖尿病偵測器，再經產業市場部門分析之後，認為可以將震達公司進行併購交易或是取得授權談判中的有利地位。

此時，在法務部門擔任法律顧問的你應該要給公司什麼法律上的建議呢?

專家評析：

智慧財產權的取得方式大體上可分為三種，分別係內部研發、外部取得及授權取得。外部取得管道的途徑多經由併購、轉讓及策略聯盟等方式取得。而本件中之情況正是企業在面臨一項急需取得之技術時所常面臨的情形，究竟應經由技術授權還是經由併購取得該項技術，孰優孰劣，端視具體情況而定，不可一概而論之。

法律顧問的職責就是在提供規避風險的建議，將可能面臨的法律風險降至最低，以利決策者之決策形成，而本件的關鍵在於究係由技術授權還是併購取得該項專利，惟無論其取得途徑為上述途徑中之任何一種，其仍有相同之處，而此亦係在為決策時應注意之處，其分別為：

• 應確實做好稽核（audit）之工作

無論是技術授權或是併購，其先期均應為相關的稽核工作，差別僅係程度之不同。以本件為例，併購亦為考量之選項之一，故此時其稽核不應僅侷限於專利之稽核，亦應包含實地之查核（due diligence），透過對該公司所有之專利權列表並查核其狀態（尤其專利是否過期、是否繳交維護年費等）並瞭解該公司的財務狀況、資產負債情形及訴訟歷史。

• 保密及相關資訊揭露之保護

一旦啟動稽核程序，則雙方即需開始承擔因技術授權或是併購交易所可能衍生的風險及成本。且在稽核之過程中，雙方即有可能接觸對方之營業秘密及相關人事資訊，故有必要簽署保密協定以避免上開秘密洩漏之困擾。故在保密協定中應就機密資訊加以定義並予以標示為機密，且就負有保密義務的主體及保密責任、期限加以訂定，並明訂不得將該等機密資訊移作它用，於目的不達時相關機密資訊之返還銷毀義務。而因本件另涉及併購之可能，因此在保密協定中宜另定於相當期限內不得相互挖角的條款，以免應雙方因接觸對方人事資訊而於日後產生糾紛；並宜明訂排他條款（Exclusive Merger Agreements），約定於合理的排他期間內，取得獨家商議併購交易之權利，以防止競爭出現時併購價格成本提高。

前述兩點，為企業在進行技術授權及併購時共同之程序；而企業於後續進行授權或是併購決策之考量，可分為以下幾點建議：

• 若為技術授權之考量

技術授權非一次性交易，而是一段長期繼續性的交易，常需伴隨技術人員協助的技術指導，而本件當事人已面臨破產危機，其人員流動率將大幅提高，伴隨而生者將可能係於將來技術授權時面臨無足夠合適的技術人員對其進行技術指導，以致技術授權之目的不達，且於後續的授權契約履行均可能產生問題，此時後續交易將面臨無法完成交易之風險增加，故本件情形特殊，從風險的管理上不建議以此模式為最終考量，惟倘若決策者，因其它考量，仍以技術授權模式為最終決策，則此時應在授權契約中之聲明與擔保（representations and warranties）條款中，明訂聲明授權人之技術指導應具一定品質保證，並提供足夠的擔保，已減少將來不能履約的風險。

• 若為併購之考量

併購之型態種類繁多，但基本上可分為股權收購（stock purchase）、資產收購（asset purchase）及合併（merger）等三種類行。在股權收購時，其係以直接收購目標公司的股份，因此併購方應取得多少比例的股票方能獲得控制權，即相當重要；資產收購則係以購買被併購方的全部或部分營業，因此在資產收購其重要的前提，即係在將該營業的範圍及內容特定出來；合併則可分為吸收合併及消滅合併，惟無論是吸收或消滅合併，存續公司皆概括繼受全部權利及義務，因此目標公司或有或現有的債務或相關責任即相當重要。以本件情形觀察當事人已面臨破產危機，因此其現有的債務危機已相當嚴重，故從風險的管理上不建議選擇合併模式，以免因合併之後概括繼受被併購公司的債務而影響公司本來正常的營運，而股權收購因所收購者係公司股份，因此亦有相同之風險存在；資產收購因只繼受營業，不需一併繼受其債務，因此在本案中，可避免上述風險，最為適當，惟通常而言，資產收購之方式所需支付之金額較高。

縱上所述，若採技術授權模式，則因授權人面臨破產，其可能有無法提供後續技術支援的風險存在；若採股權收購或合併模式，則將面臨承受授權人債務之風險。故本案情形，似以採資產收購模式，收購震達公司相關部門的技術、人員及所需設備，為較佳的選擇。雖資產收購所需付出之金額較大，但因筱華之企業為國際醫療器材公司，其已有相當之盈餘，應可推估其有相當之能力為此資產收購，且不至影響其日常營運情形。不過不論採取何種模式，相關的稽核及營業秘密保護的工作都應作好，方能控制法律風險。

參考文獻：

（一）         陳國慈，科技企業與智慧財產權，清華大學出版社，民國九十一年一月初版二刷。

（二）          黃日燦，法律決勝負-企業併購與技術授權，天下出版社，民國九十三年第一版。

（三）         劉尚志，技術授權與契約設計，智慧財產權月刊，民國八十八年二月。