智權生存戰II －如何有效保護智權的財富

台智數位科技公司(簡稱台智)經過德國漢諾威展的風雨與挫敗，支付德國公司每年產品銷售額的2.5%做為侵權產品的技術授權費用後，此風波嚴重導致台智產品生產的成本墊高，大幅降低原有的價格優勢。更重要的是因為此次的訴訟案導致代理商對台智公司喪失信心，因而減少商品的進貨量造成台智的產品庫存太多，而在逼不得已的情況下犧牲價賣出。

    經過上次的慘痛教訓後，在新產品開發時台智積極地進行專利申請與佈局，其專利申請所涵蓋的地區包含臺灣、中國、越南、美國以及德國等，所花費的專利申請費以及每年的維護費大約佔公司總成本的10%。副總經理小章對此次公司的智慧財產保護相當滿意，並認定台智已經具備相當實力對抗國際大廠與潛在的競爭者。

    「副總，您要的資料已經整理出來了 !」行銷部的經理禹蝶拿了一大疊前幾天小章要求進行的競爭產品調查報告。「如何? 有沒有跟我們所推出的產品有類似的 ?」小章迫切地問道。「有一家叫白牌的公司所生產製造的產品，跟我們在2007年所推出來的款式相像，其功能也類似，資料顯示其白牌所生產的產品因為價格更為低廉，已經嚴重到瓜分我們產品的市場....營業額....」就在禹蝶敘述著分析報告的內容時，小章不禁心頭一揪，之前的痛擊仍像他心頭中的ㄧ根刺，心想:「這一次我總算做對了，智權的攻防角色易位」。

    「副總!!副總!!」禹蝶發現小章似乎心不在焉便問道，「副總，針對此問題您有甚麼看法嗎?」小章走到辦公桌旁邊，從一推資料夾中拿出當初在德國漢諾威時所收到的警告信，交給禹蝶並說道:「參考這份資料請公司的法務擬一封警告函給那家白牌公司吧!!」說到這兒小章不禁嘴角上揚。

    過了一個禮拜，小章不停地按著outlook信箱中的「傳送與接收」，不 禁納悶地思考為什麼白牌公司到現在都還有任何的回應，難道他們不怕我們控告他們侵權嗎? 小章再次拿起台智公司已經申請過的專利仔細地研讀，難道這其中還有其他的玄機嗎? 還是我們哪裡做錯囉嗎? 下午，公司召開例行的Review會議，小章向總經理與在座的各部門主管報告白牌的侵權仿冒事件，並希望透過此會議決議是否要請律師進行後續的訴訟。會議中大家一致認同應針對此白牌公司啟動訴訟程序以確保市場的競爭力，即使如此小章心中仍有一絲不安的感覺，「為什麼白牌公司一點反應都沒有呢?」

    訴訟程序已經正式啟動，台智公司的律師建議可以先向白牌公司提出初步禁制令 (Preliminary Injunction)，此步驟可在短時間內，以最少花費達到目的，造成對被告有突襲之效果，並且促進和解時的談判籌碼。由於台智公司在市場分析報告已經明確指出因為白牌公司的侵權行為，導致公司的市場被瓜分，營業額下降的急迫性。就在白牌公司準備申請初步禁制令的同時，禹蝶匆匆忙忙地跑到會議室跟小章說對方律師剛剛傳真相關資料到公司。

    小章從禹蝶手中接過傳真，心想白牌公司現在才準備已經來不及了，但仔細看了白牌公司律師所傳真的內容，小章不禁大吃一驚，怎麼可能會產品功能一模一樣但是卻不侵權呢? 公司花了這麼多錢進行專利保護，怎麼可能會專利無效呢? 於是在律師的建議之下，台智公司找了專業鑑定機構進行專利侵權的諮詢，鑑定機構提出圖1之專利侵權鑑定的流程，但是鑑定機構也事先與台智公司說明，進行全要件的原則的檢驗時候發現了幾個問題: 1)大部分台智申請的專利以改良的製程為主; 2) 專利申請的範圍較窄，這可能會嚴重影響到專利侵權的判讀。此時的小章就像熱鍋上的螞蟻，如果專利真的不侵權或是專利無效的話，等於說明台智公司這幾年的智權保護將是空忙一場。

到底這樣的專利保護的過程中是不是正確的呢?

    專利的申請會依據公司發展階段的不同而有所差異，有些發展階段專利申請的策略是以量制勝，有些階段是需要以質制量。圖為本研究整理臺灣大部分的公司在智慧財產發展的歷程，總共可分為七個不同時期的階段。

在第一階段中為國內廠商以接受國際大廠(通常是以品牌為主)的訂單進行委託製造的OEM為主。此階段的技術來源主要為國際大廠，故智慧財產的保護以及訴訟都由國際大廠進行承擔，對國內廠商而言此階段的專利技術相關智慧財產成本及風險較小；在第二階段中，國內廠商漸漸擁有自行開發的能力，並透過這些技術的改良應用到國際大廠的產品設計上，讓其產品成本更低以及效能更高，然而在此階段中技術的智慧財產保護責任已經漸漸地移轉到國內廠商身上。轉型為ODM的廠商為維持原客戶(品牌大廠)的訂單，必須透過智慧財產的申請保護其獨特技術的排他性，只要原客戶對此技術產生依賴感，就可以因為專利的排他性使得國內廠商的技術無法被取代。在第三階段中，國際大廠為了增加產業的競爭門檻，開始對臺灣進行專利訴訟的攻擊，以導致國內廠商在國際市場的佈局延宕並採取保守策略，在本研究個案中，台智公司已經歷過第一到第三階段，但是台智公司並沒有因此對事業的發展有所耽擱，反而更積極地進行專利申請佈局而進入到第四階段的智權發展歷程。

    在第四階段中，國內廠商意識到智慧財產保護的重要性，並積極進行國際的專利申請，此階段會視技術生產製造地區與銷售地區的不同而分別進行保護。然而此階段的專利申請仍以保護型的專利為主，許多廠商的觀念仍停留在專利用以保護自己的產品，但是實際上專利訴訟的發生與運用專利保護自己的產品並非直接的因果關係；故在第五階段發展過程中，大多數的廠商會發現專利申請並沒有降低國內外訴訟的壓力，反而增加許多廠商在專利申請的費用，此時廠商開始質疑專利申請的意義；本研究發現目前大部分的廠商停留在第5階段，惟有少數幾家走入國際知名品牌開始進行第六以及第七階段的智慧財產運用策略。在本個案研究中，台智公司目前面臨的困境即在智慧財產發展歷程的第四以及第五階段對於專利申請的效益產生疑惑。

申請這麼多專利到底有沒有用呢？

    此問題可依據公司發展狀況的不同分為兩個不同時期進行探討，第一時期，若公司目前的發展為剛轉型為ODM的階段也就是從第二階段之「ODM技術開發改良」到 第三階段「國內外專利訴訟」，並即將進入到第四階段「國內外專利申請」的中間過程中，在專利申請的策略上公司可以不要考慮專利申請的目的，不管新的想法是否會落實在產品開發上，只要技術符合專利的申請要件(新穎性、進步性與產業利用性)，公司即可進行專利的保護。此階段的智慧財產運用策略大致與一般現在企業的觀點是相似的－「用來保護自己產品的研發」，但是此智慧財產操作方式不同的地方在於並非運用申請通過之專利當作護身符免於被其他人控告侵權，而是應用專利的數量取得訴訟的優勢。

    舉例來說，當A公司針對其產品進行專利申請並獲得證書時，B公司還是可以利用本身的專利針對A公司所開發的產品進行侵權的訴訟，此時A公司不能主張自己的產品專利已經通過智慧財產局的審查並獲取證書而無侵權的行為。專利申請保護通過與否和研發產品是否侵權是需要分開來思考的。既然無法主張自己的產品不侵權那專利申請的用途為何呢？答案是用來反訴對方產品侵權或是達到交互授權的目的。假設A公司與B公司互為競爭對手，B公司想利用專利侵權的策略阻嚇A公司產品的發展，若A公司目前手上握有足以反訴的武器（專利）至少可以讓雙方在此訴訟攻防上不分軒輊，若A公司在此訴訟的競爭中並無握有專利作為反攻的武器，則只能採取消極舉發對方專利無效或不侵權的方式進行，而此優勢則會偏向B公司， 因為舉證責任在A公司即所謂「舉證之所在，敗訴之所在」。

    雖在本個案研究中白牌公司即採取專利無效或不侵權的方式進行，但是台智公司的小章所擔心的事情也是不無可能，很多公司的專利數量的確是無上限的成長，然而實際的效益卻不是正相關的，這就牽涉到第二時期的如何進入到智慧財產發展歷程第六階段「智慧財產策略應用」。在公司要踏入「智慧財產策略應用」的階段時，就需要思考專利申請的目的。

 專利申請到底是成本還是資產呢?

    專利保護的措施若做得完善則會成為公司的重要資產，如澳洲官方支持之研究機構CSIRO(Australian Commonwealth Scientific and Research Organization)藉由無線相關專利賺將近20億的美金，但反過來說若專利保護措施並不周延，在專利數量達到一定的數量後則會變成公司沉重的成本負擔。在專利保護策略中，許多公司忽略專利申請的重要性與目的性而導致未來無法確認專利申請所能帶來的價值為何? 故在本研究中建議公司可依據專利申請技術盤點的要點，如專利的文件、侵權的議題以及申請的策略等因素進行初步內部專利申請之檢視。

    首先，在專利申請前一定先清楚地認知申請的技術標的，此部份由「專利的文件」 與「侵權的議題」共同決定。產品構成的特點可為產品本身組裝的特殊性、產品零組件製作的特殊性或是產品應用新領域的特殊性，從一系列不同的角度中能得到最終的決定權在於「侵權的議題」的因素。

    舉例來說，若此產品侵害鑑定不容易或是其舉發蒐證有困難度時，公司則可以調整專利申請的策略，改用其他方式如營業秘密進行保護，此類型的專利多為方法或是製程方面的技術。但是專利法第八十七條為特殊的方法或是製程開了一條捷徑: 「製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者，他人製造相同之物品，推定為以該專利方法所製造。前項推定得提出反證推翻之。被告證明其製造該相同物品之方法與專利方法不同者，為已提出反證。被告舉證所揭示製造及營業秘密之合法權益，應予充分保障。」假設公司申請的方法所製作成的物品在專利申請日以前並沒有出現過，則可先推定侵權物品所採用的方法與專利的方法一致，日後舉證的責任就可以轉嫁給被告。

    另外，潛在侵權對象也會影響專利申請的技術標的，尤其是專利申請範圍的擬定。舉例來說，假設此技術的特徵為應用在模擬鍵盤的方式，若其專利申請範圍如下:

「一種穿戴式手套之模擬鍵盤輸入方法,利用手指觸動手套本體各關節點附近之壓力感測裝置,透過無線或有線傳輸方式,得以隨身輸入各種文、數字資料,或下達遙控 命令之新方法;包括有一手套本體、一手指鍵盤感測器陣列模組、一傳輸模組、一電源模組及一系統控制模組;其係提供穿戴此一手套之後,即可利用撥動手指於手套本體上所附著之壓力感測裝置,按鍵輸出其所排列之各式字元,藉由手指及手掌上可相互接觸之各節點,做為輸入點,達成一種可以隨身且自然之方式,以掐指觸動來取代傳統鍵盤輸入之新方法。」

    此專利申請範圍看起來非常符合此技術的使用者操作方式，但是在面臨侵權訴訟時就會面臨一個問題，這樣的專利申請範圍侵權者是誰呢? 會是生產此模擬鍵盤的廠商嗎? 雖然顯然是專利權人最希望的答案，但是在訴訟中此專利申請範圍可能真正侵權者是使用者。因為利用手指於手套本體施加壓力的是使用者，用手指與手掌作為輸入點的亦為使用者，若專利權人要主張其專利權，反而會導致商品無法銷售。目前歐、美以及日本有針對類似的情況提出「間接侵權」的判例，但是因為中華民國專利法尚未確認如何才構成間接侵權的行為，故公司在擬專利申請範圍時，一定要特別注意潛在侵權的對象為何。

    在判斷潛在侵權對象時還需要注意誰是此專利技術最大的受益者。對於專利法第56條規定: 「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。」故專利權人在選定訴訟對象時範圍可以從製造商、組裝廠、零售商，一直到進口商，不同的對象所取得的損害賠償的金額也會有所差異，故若能在專利申請時剖析未來市場的最大受益者，將有助於專利的加值應用層面。另外，侵權議題中商品的生命週期會決定專利申請的類型，一般來說商品生命週期較短的產品，通常會先以新型進行申請，如手機的設計等，新型因為不需要經過實體審查，故在新型形式審查四~六個月取得專利號碼後即可對侵權者進行權利的主張，但是嚴謹一點的公司會順便準備技術報告搭配。

    確認專利申請標的以及專利保護類型後，公司可更進一步透過專利檢索與佈局分析來瞭解競爭對手的動態，並規劃內部專利申請的策略。專利檢索分析為公司智慧財產的一個重要的應用策略，一般來說，面臨專利申請費昂貴以及未來充滿不確定的情況下，現在有許多從智慧財產發展成功跨入圖2之第六階段「導入智慧財產應用策略」的公司，就是透過技術交易買賣來降低專利申請的風險以及費用。公司可以從專利檢索分析發掘許多外部的能量，若能透過技術交易妥善應用外部的能量，不但可以省去專利申請審查的時間(一般約為1~2.5年)、申請以及答辯的費用，更可以省下專利撰寫的溝通成本，面對市場競爭的環境下「效率與速度往往是決勝負的關鍵」。對一般剛轉型為ODM並希望自創品牌的中小企業來說，也許不像大公司可以進行完整的專利佈局或是在技術交易中提供強而有利的議價能力，這時專利檢索所扮演的角色在於如何發掘已過期或是無效之專利，這些專利所公開的資訊可以完全免費之製造、販賣以及使用等，公司可搭配這些專利協助產品的開發並整合新技術申請以達到用最少的經費獲取最大的效益，智慧財產運用之妙，存乎一心。

    專利佈局和技術產品的生產與銷售地點關係非常密切，此點在本個案研究中台智公司也注意到了，但是在個案研究中台智公司所面臨的有效性問題，其潛在的因素可能與專利佈局所引伸的專利申請國別的順序與時間點有關。公司在進行專利申請時，有時候往往並沒有注意到時間點的問題而導致技術已經公開喪失新穎性。由於專利權是屬地性且許多國家目前採取先申請主義。優先權的制度最早起源於「保護工業財產巴黎公約」，一般簡稱為巴黎公約，依據巴黎公約的規定，申請人於任一會員國中依法申請發明、新型、新式樣(設計)專利或商標時，於法定期間內向另一個會員國申請專利時，得享有優先權。其發明與新型專利的法定期間為12個 月，新式樣及商標的法定期間為6個月。所謂的「優先權」係指回溯判斷專利申請案之發明/創作是否具備「擬制新穎性」、「新穎性」與「進步性」等專利要件時 間之權利，使在後申請案得沿用在先申請案(基礎案)之申請日來判斷專利要件。

    若專利進行申請時沒有注意到主張國際優先權則會發生可怕的結果，舉例子來說，假設A公司在臺灣先申請專利，在事隔不久後才將美國專利的稿件完成並進行送件，之後同一件專利在其他國家也進行專利的申請。雖然這些專利事隔不到1年，甚至只差1個禮拜左右，但是專利是採取先申請主義，專利的審查卻是絕對新穎性，也就是指發明或創作一經公開致他人知曉或可得而知的公開使用，則在世界上不論公開方式以及公開地點，均視為喪失其新穎性。若廠商希望申請的國家包含「台、美、中、PCT」，鑒於臺灣與中國並無互惠機制，其申請順序可考慮先進行美國案或直接以PCT國際申請案為首次申請案，之後在其他國家申請時主張其優先權，如此一來專利的佈局才得以完善。

    透過許多報章媒體的揭露，我們可以知道目前智慧財產的戰爭越演越激烈，又因為智慧財產排他性的性質，讓許多國內想要轉型的企業感覺滯礙難行。但是這亦為每個要邁入國際企業的重要階段，能不能撐過此陣痛期端視公司內部是否懂得如何規劃與運用智慧財產，透過此次的個案發展討論期望可以提供給國內企業一個智慧財產專利申請保護的基本概念，促進企業將智慧財產的「保護牌」概念轉化成「戰略牌」。

參考資料:

1. 全國法規資料庫，專利法(民國 92 年 02 月 06 日 修正)，http://law.moj.gov.tw/Scripts/Query4B.asp?FullDoc=%A9%D2%A6%B3%B1%F8%A4%E5&Lcode=J0070007

2. 博大智權園地，專利相關法規修改議題(三)，http://www.iprmore.com/front/bin/ptdetail.phtml?Part=9712293&Category=253125

3. 「專利申請策略及國際實務」，智慧財產培訓教材 陳炯榮 著